Første kvartal 2024: Siste nytt innenfor immaterialretten og forbruker- og markedsføringsretten

Dom fra Borgarting lagmannsrett: Ikke middelbart patentinngrep ved salg av fiskefôr

Borgarting lagmannsrett avsa dom 15. desember 2023 dom i sak LB-2022-178187 mellom Ewos AS ("Ewos") og Stim AS ("Stim"). Saken gjaldt spørsmål om Ewos var ansvarlig for middelbart patentinngrep i Stims patent ‘534 ved salg av sine fiskefôr Adapt Xellerator og Adapt Flex som ble brukt til smoltering av laks. Stim anførte videre at Ewos' salg og markedsføring av disse produktene var i strid med markedsføringslovens regler (§ 25, § 26, § 27 og/eller § 30).

Smoltifisering er prosessen som en laksefisk går gjennom i ferskvann, slik at den blir rustet til å leve i saltvann. Stims patent går ut på at fisken skal få et bestemt type fôr samtidig som oppdretterne tilsetter nærmere definerte salter i vannet til fisken i settefiskanlegget. Ewos selger også et smoltifiseringsfôr, men der tilsatte noen av oppdretterne med resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg) selv kalsium og/eller magnesium for å sikre vannkvaliteten (bufring). Det var derfor sannsynlig at flere av oppdretterne som kjøpte fôr fra Ewos kunne ha driftsvann med de nivåer av kalsium og/eller magnesium som fremgikk av patentet.

Oslo tingrett fant at Ewos' fiskefôr medførte minst ett middelbart patentinngrep. Et middelbart patentinngrep innebærer at en handling som isolert sett ikke omfattes av patentvernet, likevel kan utgjøre patentinngrep hvis den setter mottakeren i stand til å utnytte oppfinnelsen (patentloven § 3 andre ledd). Borgarting lagmannsrett fant imidlertid at Ewos ikke hadde begått et middelbart patentinngrep i Stims patent. Begrunnelsen var særlig at det ikke var sannsynliggjort at oppdretterne hadde utnyttet fremgangsmåten i oppfinnelsen.

Det sentrale spørsmålet for lagmannsretten var om settefiskoppdrettere, som hadde de konsentrasjoner av kalsium og magnesium i driftsvannet som fremgikk av patent '534 som følge av ordinær vannbehandling/bufring, kunne anses å utnytte oppfinnelsen i patent ‘534 ved å tilsette saltfôrene Adapt Xellerator eller Adapt Flex til driftsvannet.

Lagmannsretten fant at for å utnytte oppfinnelsen i fremgangsmåtepatentet måtte det som minimum kreves en "faktisk, tidsmessig og funksjonell sammenheng mellom oppdretterens tilsetning av kalsium (og/eller magnesium) i ferskvannet, og oppdretterens tilsetning av saltholdig fôr". Lagmannsretten fant at det ikke var sannsynliggjort at noen av kundene til Ewos har tilsatt kalsium eller magnesium i en slik kombinasjon med tilsetning av saltfôret som var en utnyttelse av Stims patent.

Når det gjaldt brudd på markedsføringsloven, ble Ewos frifunnet for kravet om fastsettelsesdom for brudd på markedsføringsloven § 25, § 27 og (under dissens) § 30, samt for kravene om ileggelse av forbud mot Ewos å benytte betegnelsen "Xellerator" eller tilsvarende betegnelser for fôr. Ewos ble imidlertid dømt for å ha overtrådt markedsføringsloven § 26, som gjelder forbud mot villedende forretningsmetoder, men ble frifunnet for krav om erstatning for denne overtredelsen, da lagmannsretten ikke fant at det var sannsynliggjort et erstatningsmessig tap eller årsakssammenheng.

Avgjørelsen kan leses i sin helhet her.

Kjennelse om bevistilgang: Oslo tingrett nekter Rottefella befaring på Amers fabrikker i Østerrike

Oslo tingrett avsa 11. januar kjennelse i sak 23-121290TVI-TOSL/03 som gjaldt begjæring om bevistilgang. Tvisten i hovedsaken gjaldt spørsmål om patentinngrep og krav om økonomisk kompensasjon.

Rottefella AS har patent på et monteringssystem for skibindinger (patent NO 342 264). Amer Sports Norge AS, Amer Sports Holding GmbH, Salomon S.A.S. og Atomic Austria GmbH ("Amer") har tatt ut stevning med krav om negativ fastsettelsesdom for at Amers bindingssystemer Shift (2023) og Shift Race ikke utgjør inngrep i Rottefellas skinnepatent. Rottefella hadde fremsatt en rekke provokasjoner under saksforberedelsen, og begjærte kjennelse om bevistilgang for de provokasjonene som ikke var besvart.

Rottefella ba blant annet om at det uten ugrunnet opphold skulle gjennomføres en befaring på fabrikkene der Amer produserer Shift Race/Shift (2023), samt monterer disse på skiene, slik at produksjonsmetoden kunne verifiseres. Denne begjæringen om befaring ble ikke tatt til følge av Oslo tingrett.

Retten mente at dokumentasjonen Amer var pålagt å fremlegge i kjennelsen, i tilstrekkelig grad ville belyse forholdene. Videre ble det vektlagt at det ville krevd betydelige ressurser å gjennomføre en befaring på Amers fabrikker i Østerrike, og fremstod uforholdsmessig sett i lys av hva befaringen skulle belyse. Til slutt ble det påpekt at en befaring ville kunne gi opplysninger av konkurransemessig betydning, og som måtte anses som omfattet av bevisfritaket etter tvisteloven § 22-10.

Rottefella ba videre blant annet om informasjon om nye skinneløsninger som Amer skulle utvikle til neste sesong. Til denne provokasjonen mente Oslo tingrett at opplysninger om nye skinneløsninger Amer utviklet i liten grad var egnet til å opplyse de spørsmålene denne saken gjaldt. Etter det retten forsto utviklet partene stadig nye modeller, og informasjon om det måtte anses som særlig konkurransesensitiv, jf. tvisteloven § 22-10. I avveiningen av om bevisene likevel burde legges frem, la retten vekt på at Rottefella ikke hadde presisert hva den etterspurte informasjonen var egnet til å belyse av betydning for saken. Det at Amer hadde nevnt at de utviklet en ny skinne, kunne ikke være tilstrekkelig til å kreve omfattende opplysninger om den nye skinnen.

Dom fra EU-domstolen: Objektivt erstatningsansvar er tillatt etter EU-lovgivning ved uberettiget midlertidig forføyning

EU-domstolen avgjorde 11. januar 2024 sak Mylan AB ("Mylan") og Gilead Sciences Finland Oy ("Gilead"), som var referert fra den finske markedsdomstolen. Saken gjaldt spørsmål om kompensasjon for tap som Mylan hadde lidd som følge av en midlertidig forføyning basert på et senere ugyldiggjort supplerende beskyttelsessertifikat (SPC) som Gilead hadde fått innvilget.

Det sentrale spørsmålet for EU-domstolen var om det finske erstatningsregimet som er basert på et rent objektivt erstatningsansvar er forenlig med Artikkel 9 (7) i direktiv 2004/48/EF om håndhevelse av immaterielle rettigheter. Den finske regelen er, i likhet med den norske tvisteloven § 32-11, basert på at saksøkeren er objektivt erstatningsansvarlig for den midlertidige sikringen, selv om saksøkeren ikke har utvist skyld.

Usikkerheten om lovligheten av et rent objektivt ansvar oppstod etter tolkningen av erstatningsansvar i en avgjørelse fra EU-domstolen fra 2019, C-688/17 (Bayer Pharma mot Gedeon Richter). Da spørsmålet fra den finske domstolen ble behandlet av generaladvokaten, tolket generaladvokaten avgjørelsen fra 2019 slik at den finske standarden for et strengt objektivt ansvar ikke var i samsvar med artikkel 9 (7).

EU-domstolen i Mylan-saken fulgte ikke generaladvokatens argumentasjon, og konkluderte med at artikkel 9 (7) ikke utelukker en slik nasjonal lovgivning, så lenge retten har mulighet til å justere erstatningsbeløpet basert på sakens omstendigheter, inkludert om den andre parten har bidratt til skaden.

For Norge betyr denne klargjøringen fra EU-domstolen at det objektive erstatningsansvaret ved midlertidig forføyning i tvisteloven § 32-11 er i tråd med EU-praksis.

Dommen har referanse C-473-22 og kan leses her.

Utvalgte avgjørelser fra UPC

UPC opphever midlertidig forføyning for 16 av 17 land i saken mellom 10X Genomics og NanoString.

I vårt nyhetsbrev 2. oktober 2023 kunne du lese om UPCs avgjørelse i saken mellom 10X Genomics og NanoString, der den lokale divisjonen av UPC i München den 19. september 2023 innvilget det amerikanske bioteknologiselskapet 10X Genomics, Inc ("10X Genomics") anmodning om midlertidig forføyning mot konkurrenten NanoString Technologies, Inc ("NanoString"). Dommerne utstedte midlertidig forføyning uten sikkerhetsstillelse, og 10X Genomics kunne derfor umiddelbart håndheve den midlertidige forføyningen i alle 17 UPC-medlemsstater.

Den 11. mars 2024 opphevet imidlertid ankedomstolen den midlertidige forføyningen for 16 av 17 land. Forføyningen ble ikke opphevet i Tyskland, da NanoString ikke hadde betalt ankebeløp for den regionale domstolen i München, slik at den midlertidige forføyningen er i kraft for Tyskland inntil videre. Les hele avgjørelsen her.

Ankedomstolen avslo også i avgjørelse publisert 26. februar 2024 10X Genomics' anmodning om å stanse rettsprosessen som følge av NanoStrings innlevering av konkursbeskyttelse i USA, selv om NanoString ikke motsatte seg dette. Les hele avgjørelsen her.

Den videre hovedforhandlingen vil nå være avgjørende i spørsmålet om inngrep i patentene EP 782 og EP 928. Retten har foreløpig ikke fastsatt tidspunkt for hovedforhandlingen i hovedsøksmålet.

Dom fra Borgarting lagmannsrett om rettigheter til forsvarets felt- og kommunikasjonsteknologi

Sak anlagt av Lividi AS ("Lividi") mot Staten v/Forsvarsdepartementet ("Forsvaret") med krav om at Forsvaret forbys å utlevere eller gi Kongsberg Gruppen ASA og dets datterselskaper ("Kongsberg Gruppen") tilgang til kildekode eller intern virkemåte til programvaren som inngår i Hermod-systemet utviklet av Lividi. Hermod-systemet er Forsvarets kommunikasjonssystem. Livdis krav førte ikke frem i tingretten.

Tolkingen av avtalene mellom partene ble avgjørende for utfallet. Dommen er blant annet relevant for tolkingen av bestemmelser om kundens disposisjonsrett til immaterielle løsninger.

Hermod-teknologien er utviklet spesielt for Forsvaret, men er også egnet for bruk i andre markeder enn militæret dersom det gjennomføres en industrialiserings- og kommersialiseringsprosess. En vesentlig bakgrunn for tvisten var at Lividi gjorde gjeldende å ha retten til å forestå en slik industrialisering og kommersialisering av Hermod-programvaren.

Utviklingen av Hermod-systemet startet i 2013 og er i sin helhet finansiert av Forsvaret. I 2017 vurderte Forsvaret mulighetene for å industrialisere Hermod-systemet hos en privat samarbeidspartner og publiserte en kunngjøring for å få innspill fra industrien. Både Lividi og Kongsberg Gruppen viste interesse. I 2018 ble det undertegnet en avtale på to år om konsulentbistand for videreutvikling av Hermod-programvaren mellom Forsvaret og Lividi (2018-avtalen). Etter 2018-avtalen fikk Forsvaret som kunde "Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til resultatet av bistanden".

I 2020 fremforhandlet Lividi og Forsvaret en ny avtale. I kontraktsforhandlingene ga Forsvaret uttrykk for at de ønsket en langsiktig avtale, men grunnet ressurssituasjonen ville det ikke la seg gjøre å inngå en slik avtale på daværende tidspunkt. Forsvaret skisserte derfor en løsning med to faser, hvor Fase 1-avtalen skulle være en endringsavtale som forlenget 2018-avtalen. Fase 1-avtalen skulle regulere partenes kontraktsforhold frem til en ny langsiktig avtale var fremforhandlet (Fase 2-avtalen). I den reforhandlede 2020-avtalen fikk Lividi beholde opphavs- og eiendomsretten til programvaren for Hermod-teknologien, som ble utviklet etter inngåelsen av 2020-avtalen. Forsvaret forbeholdt seg samtidig en utvidet disposisjonsrett til programvaren innenfor "totalforsvaret" også ved "hjelp av tredjepart".

Klausulen som forankret Forsvarets disposisjonsrett til Hermod-programvaren var kjernen i den senere tvisten og lød som følger:

"Kunden får en tidsubegrenset, vederlagsfri og ikke-eksklusiv rett til å utnytte de enkelte deler av programvaren som utvikles eller tilpasses spesielt for Kunden (utvidet disposisjonsrett). Utvidet disposisjonsrett omfatter rett til å bruke, kopiere, modifisere og videreutvikle tilpasningene, enten selv eller ved hjelp av tredjepart. Kunden har slik utvidet disposisjonsrett innenfor totalforsvaret. (...)"

I 2020-avtalen ble det også inntatt en intensjonsklausul som stadfestet at partene hadde en felles intensjon om å fremforhandle en langvarig avtale om leveranser av programvare til Hermod.

Fremforhandlingen av Fase 2-avtalen skulle etter planen skje umiddelbart etter inngåelsen av 2020-avtalen, men grunnet Covid-19 og utskiftning av ledere i Forsvarets kontraktsavdeling ble forhandlingene forsinket. I mellomtiden inngikk Forsvaret en intensjonsavtale med Kongsberg Gruppen om inngåelsen av et strategisk samarbeid for videreutvikling av forsvarssektorens program Mime. Denne intensjonsavtalen ville etter omstendighetene innebære at Forsvaret skulle overføre rettigheter til Kongsberg Gruppen for industrialisering av Hermod-systemet. Lividi ble informert om denne intensjonsavtalen og det ble kommunisert at Forsvaret ikke lengre ville inngå noen Fase 2-avtale. Forsvaret inngikk strategisk samarbeidsavtale med Kongsberg Gruppen i 2022. Kort tid senere utløp 2020-avtalen mellom Lividi og Forsvaret.

Lividi anførte prinsipalt at klausulen i 2020-avtalen som ga Forsvaret en utvidet disposisjonsrett til Hermod-programvaren må tolkes innskrenkende slik at den ikke gir Forsvaret rett til å overgi programvaren eller kildekode til Kongsberg Gruppen. Subsidiært anførte Lividi at det samme resultatet måtte følge av avtalerevisjon etter avtaleloven § 36 eller den ulovfestede læren om bristende forutsetninger. Disse anførslene ble fremsatt under henvisning til at det var en omforent forutsetning for disposisjonsretten at Lividi skulle bli programvareleverandør eller få de rettigheter som var nødvendige for å kommersialisere deler av Hermod-programvaren. Videre anførte Lividi at Forsvaret allerede ved inngåelsen av 2020-avtalen hadde besluttet at Kongsberg Gruppen skulle være fremtidig programvareleverandør for Hermod-programvaren. Det ble videre gjort gjeldende at en overgivelse av Lividis programvare ville krenke både Lividis opphavsrett og forretningshemmeligheter, samt være i strid med markedsføringsloven § 25.

Forsvaret anførte på sin side å være fullt berettiget, i medhold av den avtalte disposisjonsretten, til å søke bistand fra Kongsberg Gruppen. Forsvaret bestred at de allerede på tidspunktet for 2020-avtalen hadde besluttet eller klart forutsatt at Kongsberg Gruppen skulle være fremtidig programvareleverandør for Hermod.

Lagmannsretten kom til samme resultat som tingretten og Lividis anke ble dermed forkastet. Retten fant det på bakgrunn av bevisførselen ikke bevist at Forsvaret allerede ved inngåelsen av 2020-avtalen hadde besluttet eller klart forutsatt at Kongsberg Gruppen skulle være fremtidig programvareleverandør for Hermod-programvaren. Videre fant heller ikke lagmannsretten det bevist at Forsvaret aldri hadde intensjon om å forhandle med Lividi om en Fase 2-avtale hvor Lividi skulle få mulighet til industriell utnyttelse av Hermod-programvaren. Motsetningsvis fant lagmannsretten at Forsvaret hadde oppfylt sin plikt til å føre reelle forhandlinger om en Fase 2-avtale med Lividi. Av de samme grunner fikk ikke Lividi medhold i sine anførsler om avtalerevisjon etter avtaleloven eller læren om bristende forutsetninger.

Videre fant ikke lagmannsretten grunnlag for å tolke den omtvistede disposisjonsrettsklausulen i 2020-avtalen i samsvar med Lividis anførsler. Uttrykket "tredjeparter" kunne ikke tolkes innskrenkende til å utelukke Kongsberg Gruppen. Ettersom Forsvaret ved en slik tolkning måtte anses berettiget til å overlevere programvaren og kildekoden til Kongsberg Gruppen, kunne følgelig ikke Lividi få medhold i sitt krav om å forby slik distribusjon i medhold av åndsverkloven § 78 eller forretningshemmelighetsloven § 5.

Saksnummeret er LB-2023-47636 og kan leses her.

Dom fra Borgarting lagmannsrett om opphavsrett til datamaskinprogrammer

Borgarting lagmannsrett avsa den 28. februar 2024 en dom som blant annet omhandlet spørsmål om opphavsrett til dataprogrammer og databaser. Den opphavsrettslige delen av saken stod mellom B og Bs selskap, Dataloy AS, og selskapet Dataloy Systems AS.

B begynte på slutten av 1970-tallet utviklingen av et dataprogram med tilhørende database kalt Dataloy Distance Table (DDT), som beregner distanser for fartøy mellom ulike havner. Dataloy AS ble etablert i 1984 av B og hans bror, C, for å administrere og selge lisenser for bruk av DDT.

I 2002 etablerte B og Cs sønn, A, selskapet Dataloy Systems AS, for å profesjonalisere administrasjonen og utviklingen av DDT. B ble senere ansatt 50% i Dataloy Systems AS, der han jobbet med utviklingen av DDT. Konflikten oppsto rundt rettighetene til DDT og lisensavtaler mellom selskapene.

Partene var enige om at B hadde opphavsretten til den opprinnelige distanseberegningsløsningen i kraft av å være opphaver. B hevdet imidlertid også opphavsrett til flere senere utviklede dataprogrammer som utgjorde deler av DDT, samt rettighetene til de tilknyttede databasene som han hadde sammenstilt.

Lagmannsretten tok utgangspunkt i at spørsmålet om opphavsrett måtte løses individuelt for hvert dataprogram i denne DDT-løsningen. Lagmannsretten konkluderte med at B ikke hadde opphavsrett til de ulike dataprogrammene, da de måtte anses som utviklet av Dataloy Systems AS, og B ikke hadde dokumentert overføring av opphavsretten til seg selv. Det var ikke avgjørende at disse dataprogrammene inngikk i den opprinnelige løsningen utviklet av B.

Videre fant lagmannsretten at dagens distanseberegningsløsning, dataprogrammet "ddt-calculate", ikke krenket Bs opphavsrett til den opprinnelige løsningen. Lagmannsretten fant at programmene var forskjellige, blant annet på grunn av ulike algoritmer for distanseberegning. Lagmannsretten uttalte at det at programmenes kjernefunksjon løses på to forskjellige måter, isolert taler mot at det nye programmet krenker opphavsretten til det gamle. At brukergrensesnittet var likt var i utgangspunktet ikke avgjørende, fordi dette ikke anses som en del av dataprogrammet. Det tekniske grensesnittet oppfylte ikke kravet til verkshøyde som følge av at programelementene i stor grad ble styrt av tekniske omgivelser og ikke opphaverens individuelle kreative utfoldelse. Lagmannsretten kom derfor til at det ikke forelå en krenkelse av Bs opphavsrett til den opprinnelige distanseberegningsløsningen.

Med unntak av én spesifikk del av databasen, kom lagmannsretten til at det var Dataloy Systems AS som hadde rettighetene til databasene. Selv om det var B som løpende oppdaterte databasene, anså lagmannsretten at eneretten til databaser tilfaller den som har foretatt investeringer i den, vanligvis arbeidsgiveren. Det ble ikke ansett som tilstrekkelig dokumentert at Dataloy Systems AS hadde overført rettighetene til B eller Dataloy AS. Bs anførsler om at partene hadde en felles forståelse om at han skulle beholde rettighetene til databasen, ble heller ikke ansett som tilstrekkelig sannsynliggjort.

Saksnummeret er LB-2023-57967 og kan leses her.

Dom fra Oslo tingrett om vederlag for bruk av opphavsrettslig materiale under festival

Saken gjaldt overprøving av dom fra forliksrådet vedrørende spørsmål om vederlag for bruk av opphavsrettslig vernede verk under festivalen Countryweekend. TONO SA ("TONO") som forvalter opphavsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag, ble i 2021 oppmerksom på festivalen og at det skulle fremføres repertoar som inngikk i TONOs forvaltning. Ettersom TONO ikke mottok søknad om fremføringstillatelse, ble det tatt kontakt med arrangøren. For at TONO skal kunne beregne korrekt vederlag, må arrangøren selv oppgi opplysninger om blant annet besøkende og brutto billettinntekter. TONO mottok aldri opplysninger fra arrangøren og beregnet deretter vederlaget skjønnsmessig basert på offentlig tilgjengelige opplysninger om arrangementet. Da vederlagskravet ikke ble betalt, brakte TONO saken inn for forliksrådet, som ga TONO medhold i sitt krav.

Arrangøren tok ut stevning for tingretten og anførte at vederlagskravet var rettet mot feil selskap, at vederlaget ikke kunne fastsettes skjønnsmessig, og at det var urimelig høyt. Retten kom til at ingen av anførslene kunne føre frem og stadfestet forliksrådets dom. Retten uttalte at den som gjør inngrep i en annens rett etter åndsverkloven, ikke fritas for plikten til å betale erstatning ved å unnlate å oppgi opplysninger, og at vederlaget i et slikt tilfelle må fastsettes skjønnsmessig.

Det ble videre uttalt at arrangøren i det minste hadde opptrådt grovt uaktsomt ved å unnlate å søke om TONO-tillatelse og betale opphavsrettslig vederlag, og at TONO etter åndsverkloven § 81 annet ledd dermed kunne fakturert det dobbelte av rimelig vederlag. TONOs krav, som ikke tok utgangspunkt i et dobbelt vederlag, kunne dermed ikke anses for høyt.

Dommen er rettskraftig. Thommessen representerte TONO i denne saken.

Dom fra EU-domstolen (I): Hvem har bevisbyrden for at varemerkeretten er konsumert?

Den 18. januar avsa EU-domstolen dom i sak C-367/21 (Hewlett Packard Development Company LP v Senetic S.A). Saken gjaldt spørsmål henvist fra den polske IP-domstolen om hvem (av merkehaver eller den påståtte krenkeren) som har bevisbyrden for at varemerkerettighetene er konsumert (jf. artikkel 15 i varemerkedirektivet EU 2017/1001 som tilsvarer § 6 i den norske varemerkeloven). Konsumpsjon av varemerkeretten innebærer at varemerkeretten ikke er til hinder for bruk av varemerket for varer som av innehaveren eller med dennes samtykke er brakt i omsetning innenfor EØS under varemerket.

Hewlett-Packard (HP) markedsførte og solgte IT-utstyr i EU under varemerket "HP". HP samarbeidet med selektive distributører som kun solgte videre til sluttbrukere eller nettverksmedlemmer. HP brukte serienumre på produktene som en kode for det tiltenkte markedet, men bare HP selv hadde tilgang til denne koden. Senetic S.A ("Senetic")., en polsk IT-forhandler, kjøpte HP-utstyr fra leverandører (andre enn de offisielle HP-distributørene) lokalisert i EØS og satte dem på markedet i Polen. HP anla sak ved de polske domstolene med påstand om at Senetic gjorde inngrep i deres varemerkerettigheter ved sitt salg og markedsføring av HP-utstyr. Senetics forsvar mot HPs inngrepssøksmål bygde på at varemerkerettighetene var konsumert. Senetic hadde fått forsikringer fra leverandørene om at varene kunne markedsføres lovlig i EØS, men hadde ikke fått HP til å bekrefte dette basert på serienumrene.

EU-domstolen konkluderte med at bevisbyden for at varmerkerettighetene er konsumert ikke utelukkende kan pålegges saksøkte, dersom dette vil kunne føre til en reell risiko for kunstig markedsoppdeling, altså motvirke legitim parallellimport. EU-domstolen uttalte at i et tilfelle der merkehaver driver et selektivt distribusjonsnettverk og hvor varene ikke har noen tegn som gjør det mulig for tredjemann å identifisere hvor de er plassert på markedet, hvor merkehaveren nekter å gi disse opplysningene til tredjemann, og hvor saksøktes leverandører ikke vil avsløre sine egne forsyningskilder, vil den nasjonale domstolen måtte tilpasse fordelingen av bevisbyrden for at varemerkerettighetene er konsumert. EU-domstolen uttalte at merkehaver i en slik situasjon vil ha bevisbyrden for at varene er satt på markedet utenfor EU/EØS. Hvis dette bevises, er det deretter opp til saksøkte i inngrepssøksmålet å bevise at de samme eksemplarene senere er blitt importert til EØS av varemerkeinnehaver eller med dennes samtykke.

Dommen kan leses her.

Dom fra EU-domstolen (II): Varemerkebruk ved salg av reservedeler

EU-domstolen avsa den 25. januar 2024 dom i sak mellom Audi og GQ, som selger reservedeler til biler. Audi hadde tatt ut søksmål mot GQ for polske domstoler, med krav om opphør av salg av ikke-originale reservedeler som inneholder Audis logo og varemerke. Hovedspørsmålet for EU-domstolen var om import og salg av reservedeler for motorvogner, som inneholder komponenter med en form som er identisk eller lignende med et varemerke, slik som Audis velkjente ringlogo på radiatorgrillen, må anses som bruk av varemerket i næringsvirksomhet og dermed kan forbys av merkeinnehaveren.

Den polske domstolen hadde blant annet vist til det såkalte reparasjonsunntaket i designlovgivningen (§ 23 annet ledd i den norske designloven), som gir en begrenset beskyttelsestid for bestanddeler som brukes til å få et produkt tilbake sitt opprinnelige utseende.

EU-domstolen viste til at det ikke eksisterer noe reparasjonsunntak i varemerkeretten, og at begrensningene i eneretten, herunder hensynet til sunn konkurranse og fri bevegelse, er vurdert av EU-lovgiver og regulert i artikkel 14 (tilsvarende varemerkeloven § 5). Hensynet til sunn konkurranse kan altså ikke begrense varemerkeretten ved analogisk anvendelse av reparasjonsunntaket i designretten.

Domstolen konkluderte derfor med at salg og import av uoriginale reservedeler til bil, med en form som er identisk med eller lignende et varemerke, utgjør bruk av varemerket i næringsvirksomhet på en måte som er egnet til å påvirke en eller flere av varemerkets funksjoner.

Heller ikke unntaket i artikkel 14 (1) (c), (tilsvarende varemerkeloven § 5 bokstav c), kunne tolkes slik at det hindrer produsenten å forby salg av uoriginale deler som inneholder varemerket, slik som logoen på radiatorgriller. Hensikten bak dette unntaket er å tillate tredjeparter å betegne eller henvise til varer eller tjenester tilhørende merkeinnehaveren eller som er komplementære til slike, for å informere publikum på en forståelig måte om det tiltenkte formålet med de varer og tjenester de tilbyr. Å feste en reservedel med produsentens varemerke på kjøretøyet gjøres derimot i forsøk på å gjenskape et merkeinnehaverens produkt, og faller derfor utenfor unntaket for refererende bruk.

Saksnummer er C-334/22 (Audi) og dommen kan leses her.

Dom fra EU-domstolen (III): Er bruk av varemerke for et gavekort som premie i kampanje tillatt for refererende bruk?

EU-domstolen avga 11. januar dom i sak mellom Buongiorno Myalert SA ("Buongiorno") og Inditex SA ("Inditex"). Inditex eier det spanske varemerket "ZARA". Buongiorno brukte "ZARA"-merket i en gavetrekning som ledd i en reklamekampanje i 2010. Inditex saksøkte Buongiorno, da Buongiorno aldri hadde fått tillatelse fra Inditex til å bruke "ZARA"-varemerket i kampanjen.

Buongiorno anførte at bruken av ZARA-varemerket ikke var ment som varemerkebruk, men heller som en refererende bruk for å indikere premiens natur. De hevdet lovligheten av slik bruk under begrensningene i artikkel 6 nr. 1 bokstav c, både i dens opprinnelige versjon i EU-direktiv 2008/95 og som endret i artikkel 14 nr. 1 bokstav c i direktiv 2015/2436. Unntaket for refererende bruk følger av § 5 andre ledd bokstav c) i den norske varemerkeloven.

Spørsmålet i saken var om artikkel 6(1)(c) i direktiv 2008/95 skulle forstås slik at den omfattet enhver bruk av et varemerke i næringsvirksomhet av en tredjepart for å identifisere eller referere til varer eller tjenester som tilhører varemerkeeieren, i samsvar med god forretningspraksis, eller om den bare gjaldt bruk av varemerket som er nødvendig for å vise hva et produkt eller en tjeneste fra tredjeparten er ment for.

EU-domstolen vurderte artikkel 6(1)(c) i det første EU-direktivet opp mot den tilsvarende bestemmelsen i direktivet fra 2015 og fant at den tidligere bestemmelsen hadde et mer begrenset omfang. Den dekket kun bruk av et varemerke når det er nødvendig for å indikere det tiltenkte formålet med et produkt eller en tjeneste.

Domstolen pekte også på at lovgivningshistorikken, spesielt forslaget til direktiv fra 2013, antydet en utvidelse av begrensningen for referensiell bruk. Dette indikerer at artikkel 14(1)(c) i direktivet fra 2015 ikke bare klargjør, men også utvider omfanget av tillatt bruk sammenlignet med det første direktivet.

EU-domstolen lot den nasjonale domstolen vurdere om Buongiornos bruk av "ZARA"-merket var nødvendig for å indikere det tiltenkte formålet med tjenesten de tilbød og var i samsvar med god forretningsskikk.

Dommen har referanse C-361/22 (Inditex) og kan leses her.

Dom fra tingretten: Varemerkeinnehaveres mulighet til å sanksjonere innføring av varemerkeforfalskninger til Norge for privat bruk

Den 26. januar avsa Oslo tingrett dom i sak som omhandler en privatpersons innførsel av varemerkeforfalskninger til Norge. I denne saken hadde Tolletaten holdt tilbake tre gensere med Hermés' varemerker etter kontroll av en privatperson ved tilbakekomst til Norge etter en ferietur til Tyrkia.

Det var ikke bestridt at genserne var kopier. Hermés tok ut stevning for tingretten med krav om vederlag for den urettmessige bruken etter vml. § 58, og destruksjon av kopiproduktene etter vml. § 59.

Oslo tingrett presiserte at eneretten i varemerkeloven § 4 kun rammer bruk i næringsvirksomhet, og viste til at det ikke var sannsynliggjort at innførselen var skjedd med sikte på økonomisk gevinst. Antallet på tre gensere samsvarte også med saksøktes forklaring om at genserne var ment til privat bruk. Den saksøkte privatpersonen måtte derfor frifinnes fra Hermés' krav om vederlag og erstatning etter varemerkeloven § 58.

Oslo tingrett vurderte deretter om innførselen likevel kunne anses å krenke Hermés' enerett, fordi innførselen inngikk i et salg hvor det var en utenforstående selger som drev næringsvirksomhet. Hermés hadde her vist til EU-domstolens sak C/98/13 (Rolex). I denne saken hadde en privatperson i Danmark bestilt en kopiklokke fra en selger i Kina, og selgeren sendte klokken fra Hong Kong. Selv om privatpersonen hadde kjøpt klokken for privat bruk og ikke krenket Rolex' varemerkerettigheter, ble innførselen av klokken til Danmark ansett som en del av selve salget. EU-domstolen konkluderte dermed med at det forelå næringsvirksomhet.

Siden saksøkte i den aktuelle saken hadde kjøpt og fått overlevert varene mens han var på ferie i utlandet, og selv innført varene til Norge, skilte saksforholdet seg vesentlig fra Rolex-avgjørelsen. Retten uttalte at så lenge kopiproduktene er kjøpt i utlandet for privat bruk, kan ikke innførselen av produktene sies å inngå i noen "næringsvirksomhet", som er vilkåret varemerkeloven § 4 oppstiller. Saksøkte ble derfor også frifunnet fra kravet om destruksjon av produktene.

Dommen illustrerer et viktig skille som merkehavere må være oppmerksomme på: Det er tillatt å kjøpe kopivarer i utlandet til privat bruk og å ta dem med tilbake til Norge. Hvis man derimot kjøper kopivarene fra en næringsdrivende i utlandet på nettet, vil den næringsdrivendes innførsel av produktene til Norge være i strid med varemerkeretten. Fordi det i slike tilfeller er selgeren og ikke kjøperen som gjør inngrep (opptrer i næringsvirksomhet), vil varemerkehaverens eneste sanksjonsmulighet overfor kjøperen være å kreve destruksjon av produktene etter varemerkeloven § 59.

Dommen er rettskraftig og kan leses her.

Nytt direktiv om styrket forbrukervern fra EU

EU har fortsatt stort fokus på forbrukervern og vedtok i mars 2024 et nytt direktiv (EU) 2024/825 om styrket forbrukervern ved den grønne omstillingen. Direktivet endrer direktivene 2005/29/EF og 2011/83/EU, som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom markedsføringsloven, angrerettloven og forskrift om urimelig handelspraksis. Det nye direktivet har som mål å gjøre det enklere for forbrukere å ta bærekraftige valg og beskytte mot villedende handelspraksis fra næringsdrivende. De konkrete tiltakene i direktivet skal sikre bedre informasjon om produktets levetid og reparasjonsmuligheter, samt sikre et sterkere vern mot handelspraksis som motvirker bærekraftig forbruk, slik som "grønnvasking", og upålitelig og diffus bærekraftsmerking og innebærer blant annet at det er forbudt å:

• bruke generelle miljøpåstander, dersom anerkjente fremragende miljøegenskaper i tråd med påstandene ikke kan dokumenteres
• fremheve egenskaper ved produkter som spesielt for produktet, dersom alle produkter innen samme kategori som følge av lovkrav har samme egenskap
• bruke miljømerker som ikke enten er basert på uavhengig tredjepartssertifisering eller er etablert av offentlig myndighet

Du kan lese mer om direktivet her.

Forslag til endringer i finansavtaleloven for å styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter

Det har lenge vært uklart om finansavtaleloven gir forbrukeren rett til å betale med kontanter. Den 8. mars 2024 la Justis- og beredskapsdepartementet frem en lovproposisjon (Prop. 55 L (2023–2024)) med forslag om endringer i finansavtaleloven som styrker forbrukernes rett til å betale med kontanter. Forslaget har som mål å skape trygghet for de som foretrekker kontanter og sikre beredskapen i samfunnet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Forslaget innebærer at forbrukere har rett til å betale med kontanter i alle salgslokaler der næringsdrivende selger varer eller tjenester, med noen unntak. Det foreslås også utvidelse av reglene om høye kortgebyrer og fakturagebyrer. Proposisjonen kan leses i sin helhet her.

Ny dom fra Danmark om bruk av bærekraftspåstander i markedsføring

Landsretten i Danmark (som tilsvarer lagmannsretten i Norge) avsa i starten av mars en interessant dom om bruk av bærekraftspåstander i reklame ("greenwashing"). Konkret gjaldt saken om den danske kjøttprodusenten Danish Crowns reklame for svineprodukter var villedende og i strid med den danske markedsføringsloven. Saken var anlagt av de danske organisasjonene Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark. Retten vurderte to uttalelser:

• ”Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”

Retten var ikke enig i at denne uttalelsen vil tolkes som at dansk svinekjøtt som sådan er klimavennlig. Etter å ha lagt vekt på blant annet en gjennomført forbrukerundersøkelse, fant retten at gjennomsnittforbrukeren er bevisst at produksjon av svinekjøtt har en negativ påvirkning på miljøet. Uttalelsen var imidlertid en påstand om faktiske forhold som Danish Crown måtte kunne dokumentere. Det fant retten at Danish Crown kunne, blant annet ved en undersøkelse som viste at danske forbrukere trodde at produksjon av svinekjøtt har samme negative påvirkning på miljøet som kukjøttproduksjon.

• Klimakontrollert gris

Danish Crown merket flere av produktene med "klimakontrollert gris". "Klimakontrollert gris" var Danish Crown sin egen merkeordning og var ikke underlagt noen form for uavhengig kontroll. Retten mente merket ga inntrykk av en merkeordning underlagt en kvalitativ kontroll tilsvarende autoriserte miljømerker, og at det måtte stilles større krav til dokumentasjonen enn det Danish Crown kunne fremlegge.

Landsrettens begrunnelse kan leses her.

Avgjørelser fra Næringslivets konkurranseutvalg (NKU):

NKU sak 09-2023: Spørsmål om etterligning og handlinger i strid med god forretningsskikk knyttet til 17. mai-relaterte produkter

NKU avsa 25. januar 2024 en uttalelse i saken mellom Blaauw AS og Nordic Season Products AS (NSP), hvor spørsmålet var om det forelå etterligning av produktportefølje og handlinger i strid med god forretningsskikk. Både Blaauw og NSP er grossister som selger 17. mai-relaterte produkter til detaljister. Etter å ha mistet flere viktige kontakter i markedet, oppdaget Blaauw AS at detaljistene lansert egne 17. mai-produkter/kolleksjoner som fremsto som "blåkopier" av produktene/kolleksjonen Blaauw tidligere leverte til detaljistene. Disse produktene var produsert av NSP eller selskaper som helt eller delvis kontrolleres av NSP, og Blaauw anklaget derfor NSP for ulovlig produktetterlikning, jf. markedsføringsloven § 30, samt brudd på god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25.

NKU uttalte at det var en helt påfallende likhet mellom Blaauw og NSPs portefølje av produkter. Siden produktene var preget av norske flagg og norske flaggfarger, var fargevalget gitt og variasjonsmulighetene små. NKU mente derfor at det ikke var overraskende at produktene enkeltvis var like, men at det var likheten i produktutvalget i porteføljen som helhet som er påfallende i denne saken.

Ettersom Blaauw ikke kunne dokumentere at sammensetningen av produktporteføljen var et resultat av NSPs innsats, uttalte NKU at de ikke hadde grunnlag for å konkludere med at NSP hadde etterlignet Blaauw eller opptrådt i strid med god forretningsskikk. NSP hevdet at produktene var generiske og tilgjengelige fra ulike leverandører, og ble presentert på produktmesser i ulike lands nasjonale farger og flagg. NKU uttalte i den sammenheng at en aktør i Norge ikke får vern etter markedsføringsloven for å importere generiske produkter fra utenlandske leverandørers generelle sortiment.

Hele vedtaket kan leses her.

Medietilsynet har oppdatert sin veileder om merking av reklame

I Norge er det Medietilsynet som fører tilsyn med merking av reklame på YouTube og andre videodelingsplattformer, mens Forbrukertilsynet fører tilsyn med sosiale medier der det hovedsakelig benyttes tekst og bilder. Selv om det legges ut stadig flere Reels og andre type videoer også på Facebook, Instagram og TikTok, er det Forbrukertilsynet som fører tilsyn med disse sosiale mediene.

Medietilsynet har nok hittil vært mer tilbakeholdne med å gi bøter ved brudd på regelverket enn Forbrukertilsynet. Det er mulig sakene som omtales i dette nyhetsbrevet indikerer at risikoen nå er høyere ved brudd på kringkastingsloven. Uansett er det verdt å merke seg at Medietilsynet har oppdatert veilederen om merking av reklame på YouTube og andre videodelingsplattformer.

Hele veilederen kan leses her.

Discovery må betale bot etter brudd på sponsorregler

TV-selskapet Discovery har fått en bot på 300 000 kroner fra Medietilsynet etter å ha brutt regelen om sponsoridentifisering.

Hvis et selskap betaler for et TV-program, er selskapet å anse som en sponsor. Sponsor skal tydelig identifiseres i begynnelsen og/eller slutten av programmet, men denne identifikasjonen skal ikke vare i mer enn ti sekunder for hver hele time programmet varer. Det er ikke lov å omtale sponsorer.

Ifølge Medietilsynet ble sponsorene av Discovery sine TV-program identifisert for lenge – i 20 sekunder i løpet av en time. Sponsoridentifiseringen for filmen "Wonka" inneholdt dessuten ulovlig tilleggsinformasjon i form av utsagnene "Årets julefilm" og "På kino fra 8. desember". Selv om bruddene ikke var tilsiktet fra Discoverys side, mente Medietilsynet at det var riktig å gi en bot på 300 000 kroner, blant annet fordi Discovery har brutt samme regel flere ganger de siste årene.

Medietilsynets nyhetssak kan leses her.

Fakturagebyr-sakene avsluttet

Forbrukertilsynet har avsluttet sakene mot de tre selskapene som før jul mottok varsel om vedtak med tvangsmulkt ved utsendelse av fakturaer med for høyt fakturagebyr. De tre selskapene hadde flere innvendinger til Forbrukertilsynets forståelse av loven, men valgte å sette ned fakturagebyret etter å ha fått varsel om vedtak med tvangsmulkt.

Forbrukertilsynets nyhetsmelding kan lese her.

Høring om forslag til lov- og forskriftsendringer for et mer forbrukervennlig strømmarked

Olje- og energidepartementet og Barne- og familiedepartementet sendte 3. november 2023 forslag til endringer i energiloven og ulike forskrifter med det formål å legge til rette for et mer velfungerende og forbrukervennlig strømmarked på høring. Forslagene inkluderer tiltak som gjør det enklere for forbrukerne å finne gode strømavtaler og redusere informasjonsskjevheten forbrukere kan oppleve. Eksempel på tiltak som foreslås er en opplysningsplikt overfor strømkunden dersom avtalen ikke følger spotprisen time for time, bedre forbrukerrettigheter ved ensidige endringer i strømavtalen samt krav til opplysninger om bruddgebyr. Høringsfristen utløp 3. januar 2024. Du kan lese høringsnotatet og mer informasjon her.

VGTV har mottatt advarsel fra medietilsynet for manglende merking av produktplassering

Medietilsynet har sendt ut advarsel til VGTV for manglende merking av produktplassering i en episode av “Pizzaklubben” både på starten og slutten av programmet. Dette er tredje brudd på regelverket som Medietilsynet har avdekket fra VGTV på ett år.

Avdelingsdirektør i Medietilsynet, Hanne Sekkelsten, uttalte at program med produktplassering skal merkes fordi seerne skal få vite mens de ser på at de møtes av markedsføring, slik at de kan forholde seg til den. Dette er viktig informasjon, og det er tydelige regler for hvordan tilbyderne av medietjenester skal merke dette.

Medietilsynet påpekte i vedtaket at VGTV bør være godt kjent med kringkastingsregelverket og ha rutiner for å sikre at reglene følges. Tilsynet la også vekt på at regelen som er brutt har vært gjeldende i mange år, er tydelig og gir lite rom for skjønn. VGTV har forklart til Medietilsynet at den manglende merkingen var en intern glipp og at de har klare rutiner for merking av produktplassering. Du kan lese mer om vedtaket her.

Forbrukertilsynet har sendt ut brev til helsekostbransjen med veiledning om lovkravene

Forbrukertilsynet sendte 5. januar 2024 ut et brev til helsekostbransjen med veiledning om kravene som gjelder ved inngåelse av abonnementsavtaler for helsekostprodukter. Tilsynet har registrert at flere aktører i bransjen bruker gratispåstander i markedsføringen av abonnement i ulike kanaler, uten å tydeliggjøre at det faktisk er en abonnementsavtale. Brevet fra Forbrukertilsynet inneholdt derfor presiseringer av de kravene som følger av angrerettloven og markedsføringsloven på dette området. Forbrukertilsynet krever at forbrukerne får tydelig informasjon om abonnementet og kostnadene knyttet til det. Det skal også være enkelt for forbrukerne å si opp avtalen og komme i kontakt med kundeservice. Du kan lese brevet som ble sendt her.

EU AI Act – EU-parlamentets godkjennelse

Onsdag 13. mars 2024 godkjente EU-parlamentet den foreslåtte Artificial Intelligence Act (AI Act). Forordningen er fortsatt gjenstand for en endelig språkgjennomgang og forventes å bli endelig vedtatt før utløpet av det sittende parlamentets periode. For medlemslandene vil AI Act tre i kraft tjue dager etter forordningen blir publisert i den offisielle Journalen og være fullt gjeldende 24 måneder etter ikrafttredelsen, med visse unntak for enkelte regler som trer i kraft både tidligere og senere.

Se nærmere om de forventede regelsettene i Thommessens publikasjon AI Act: Fremtiden For Kunstig Intelligens i EU.

Forskning på verdien av opphavsrettslig beskyttet materiale i trening av AI

Kultur- og likestillingsdepartementet har bedt Nasjonalbiblioteket om å sette i gang et forskningsprosjekt som skal undersøke verdien av opphavsrettslig beskyttet materiale i treningen av norske generative språkmodeller, i henhold til en pressemelding publisert 13. desember 2023. Bakgrunnen er et ønske om at fremtidens digitale tjenester i Norge skal baseres på norsk språk og kunnskap. Kunstig intelligens må derfor trenes på store mengder norsk innhold, noe som ifølge departementet innebærer behov for økt kunnskap om hvordan opphavsrettslig beskyttet materiale brukes i treningen. Når forskningsprosjektet er gjennomført skal Nasjonalbiblioteket vurdere grunnlaget for en eventuell kompensasjonsordning for norske rettighetshavere, og eventuelt utarbeide forslag til en slik ordning.

Pressemeldingen kan leses her.

Forskriftsendring: Nå blir det (noe) dyrere å søke patent-, varemerke- og designregistrering

Fra 1. mars 2024 økte prisen for å søke om patent-, varemerke- og designregistrering og for fornyelser. Siste prisendring var 2014. Nye priser for søknad av varemerke er kr 3800 med tilleggsgebyr på kr 1000 for hver klasse utover én. Søknadsgebyr for patent er nå kr 6050. Les nyheten fra Patentstyret her, og les endringsforskriften her.